Depositei meu pedido de registro de marca, e agora?

Elisa Junqueira Figueiredo (*) e Beatriz Molina Favila (**)

As marcas são sinais distintivos destinados a identificar, de forma direta ou indireta, produtos e serviços oferecidos no mercado

Para usufruir da tutela legal de proteção, o interessado deverá realizar o pedido de registro de sua marca no Instituto Nacional de Propriedade Industrial – INPI e, embora a partir de então já usufrua de algumas garantias asseguradas por lei, somente a partir do efetivo registro da marca que fica assegurado ao seu titular o uso exclusivo em todo o território nacional.

O depósito de uma marca consiste em apresentar o pedido de registro perante o INPI, nas classes em que se desenvolverá a atividade empresarial que utilizará a marca. O INPI procederá à análise de todo o procedimento legal e tramites internos para deferir ou indeferir o registro da marca, o que tem levado aproximadamente dois anos. A principal dúvida que surge para os titulares dos pedidos de registro está em saber quais são exatamente as suas garantias enquanto pendente a análise do INPI, caso algum terceiro utilize indevidamente o seu sinal distintivo.

A legislação assegura ao depositante certos direitos, como ceder o pedido de registro da marca a terceiros, licenciar o seu uso e zelar pela integridade material ou reputação.

Dessa forma, ainda que a marca ainda não tenha, efetivamente, o registro concedido, o depositante que comprovar a anterioridade, isto é, o pedido de registro feito em data anterior a de seu concorrente, na utilização da expressão e sinal distintivo, no mesmo ramo de atividades, poderá questionar administrativamente e/ou judicialmente o seu uso indevido.

Neste sentido, é de extrema importância realizar acompanhamento constante dos pedidos de registro de marcas depositadas no INPI, tendo em vista ser possível identificar a tentativa de registro por terceiros de marca semelhante ou idêntica à que já está em análise pelo órgão, para, e se for o caso, apresentar impugnação ao novo registro, ainda na fase administrativa, e, com isso, tentar evitar o efetivo registro de marca semelhante ou idêntica.

Na hipótese de a descoberta sobre a utilização desta marca seja feita fora do âmbito do INPI, ou após o decurso dos prazos de impugnação e recursos administrativos, caberá ao depositante buscar a via judicial para tentar solucionar a questão.

Na esfera judicial, mesmo que a marca ainda não tenha sido efetivamente concedida, o depositante que demonstrar a prática de concorrência desleal, segundo a qual o concorrente utiliza sem qualquer autorização, buscando o desvio de clientela alheia, para o seu próprio benefício, causando confusão ao consumidor, poderá obter a concessão de decisão favorável para fazer cessar a utilização por terceiros.

Ao realizar um apanhado das lições extraída da jurisprudência, podemos identificar a utilização do “Teste 360º”, que propõe a análise de sete critérios para que se determine a possibilidade, ou não, de convivência de duas marcas no mercado.

Os critérios utilizados são: (i) grau de distintividade entre as marcas; (ii) grau de semelhança entre as marcas; (iii) legitimidade e fama do suposto infrator; (iv) tempo de convivência das marcas no mercado; (v) espécie dos produtos em confronto; (vi) especialização do público alvo; e (vii) associação mental dos consumidores.

Por consequência, caso o interessado comprove através de documentos e evidências os critérios descritos, o depositante poderá obter êxito e cessar a utilização da marca por terceiros.

Portanto, ao depositante do pedido de registro da marca é garantida a expectativa de direito quanto ao registro e não um direito absoluto, que terá efetivamente após o deferimento registro.

Neste contexto, é de extrema valia que o depositante utilize das prerrogativas conferidas pela lei, faça um acompanhamento de perto do seu pedido de registro, bem como o de marcas semelhantes, com o objetivo de enfrentar rapidamente as condutas desleais e zelar pela integridade material e reputação de sua marca, seja na esfera administrativa, seja na judicial.

(*) – É sócia fundadora do FF Advogados, responsável pelas áreas de direito privado, contencioso cível, arbitragem, imobiliário, família e sucessões (elisa.figueiredo@ffl aw.com.br); (**) – Advogada do FF Advogados, atua nas áreas de Direito societário, mercado de capitais e governança (beatriz.favila@ffl aw.com.br)

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